Em uma tradução livre para o português a expressão trade dress significa algo como vestido para o mercado. No contexto das normas que regulam a concorrência entre empresas, ela tem a ver com o conjunto visual dos produtos que elas comercializam. São embalagens, recipientes, desenhos e outras formas pelos quais certos itens são identificados no mercado. Um exemplo clássico é a forma da garrafa da Coca Cola. A utilização de imagens semelhantes por concorrentes pode ser considerada ilícita.
Foi o que ocorreu recentemente com uma empresa da cidade de Campanha (MG), que vinha comercializando um café denominado 3 Grãos. Ela teve que suspender suas vendas porque a embalagem de seu produto era similar à embalagem do Café Três Corações. Pelo menos este foi o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que ainda condenou a empresa a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil.
A Café Três Corações S/A, detentora da marca de mesmo nome, requereu a nulidade do registro da marca 3 Grãos junto ao INPI, mas não teve sucesso. Requereu uma indenização perante a 01ª Vara Cível de Santa Luzia, mas teve seu pedido julgado improcedente. Precisou, então, recorrer ao Tribunal que lhe deu razão.
Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia
Segundo o Desembargador relator, o Direito não garante proteção apenas às marcas registradas, mas especialmente, à apresentação visual dos produtos, à forma como eles chegam ao público. Para ele não havia dúvidas que o conjunto-imagem (trade dress) utilizado pela 3 Grãos poderia causar confusão no consumidor e prejudicar a Três Corações. Reconheceu na conduta da empresa, portanto, a prática de concorrência desleal.
A decisão vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que traçou os fundamentos para a proteção do trade dress, pois não há uma regulação específica sobre o tema na nossa Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96).
Ao julgar um dos casos levados ao Tribunal, a Ministra Nancy Andrighi destacou que “Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola, o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin (...) em específicas situações, a identificação a determinado produto ou serviço não se dá pela marca, e sim por um conjunto de elementos visuais ou expressões que adquirem tamanha função diferenciadora que assumem a distintividade”
Interessante notar que, mesmo tendo sua marca registrada junto ao INPI, a 3 Grãos não pôde usá-la livremente porque o trade dress de seu produto era semelhante ao de uma concorrente.
A lei 9279/96 não trata expressamente desse conceito, mas define uma série de práticas de concorrência desleal que devem ser punidas e que se aplicam à hipótese de cópia da imagem de concorrentes. O desvio fraudulento da clientela está entre elas. Nossa Constituição também garante a proteção ao trade dress quando prevê em seu artigo art. 5º, inciso XXIX, que a lei protegerá as criações industriais, a propriedade das marcas, os nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
A solução destes casos, porém, nem sempre é simples e demanda a realização de uma perícia para a análise das supostas semelhanças entre os elementos que identificam produtos de empresas concorrentes.
Recentemente a Hershey, fabricante de chocolate, acusou a Mondelez, detentora da marca Lacta, de usar uma identidade visual (trade dress) semelhante à sua.
Em uma ação que tramita na justiça de São Paulo, a empresa afirma que o conjunto-imagem da linha de chocolates "Lacta Intense" seria uma cópia do trade dress do chocolate Hershey's Special Dark. Requereu uma liminar para que a Mondelez retirasse seu produto do mercado.
Tanto o juiz de 1º grau quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entenderam que as diferenças entre as embalagens eram sutis e que somente uma perícia técnica poderia dar subsídios para a solução do caso. A perícia ainda não foi realizada, mas seja qual for o resultado a disputa também deverá chegar ao STJ.
Futuramente poderemos ter a proteção específica do trade dress em nossa lei, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Isso poderá facilitar a vida de alguns julgadores que não são tão afeitos ao tema.
O autor desta coluna é Advogado, Especialista e Mestre em Direito Empresarial. É sócio do escritório Ribeiro Rodrigues Advocacia e da Tríplice Marcas e Patentes.
Sugestões e dúvidas podem ser enviadas para o email lfelipeadvrr@gmail.com